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姚兵兵 | 谈主要发达国家出台SEP政策意见对许可谈判的影响——评美英欧日SEP最新政策动向及进展
一、美国SEP政策摇摆不定
二、英国SEP政策雄心勃勃
三、欧盟强势推出新框架
四、日本及时修订许可政策
五、结语
注释(上下滑动阅览)
【1】针对相关官方文件重点讨论与本文主题有关的问题。【2】In withdrawing the 2019 Policy Statement, the agencies do not reinstate the January 8, 2013, Policy Statement on Remedies for Standards-Essential Patents Subject to Voluntary F/RAND Commitments issued by the DOJ and the USPTO. 在撤回2019年政策声明时,各机构没有恢复2013年1月8日关于受司法部和美国专利商标局自愿F/RAND承诺约束的标准基本专利补救措施的政策声明。【3】奥巴马政府在2013年1月8日发布了《关于Sep政策的声明》,特朗普政府上台后,在2019年12月19日撤回了奥巴马政府发布的《2013年Sep政策声明》,然后发布了《2019年Sep政策声明》。【4】见eBay案, 547 US at 391–93,“根据既定的公平原则,寻求永久禁令的原告必须通过四要素测试,然后法院才能授予此类救济。原告必须证明:(1)遭受了无法弥补的伤害;(2) 法律上可用的补救措施, 例如金钱损害赔偿,不足以补偿这种伤害;(3)考虑到原告和被告之间困难的平衡,衡平法上的补救措施 是必要的;(4)公共利益不会因永久禁令而受到损害。”2006年此案之后,专利权人在法院要获得禁令救济的机会已非常之难。【5】英国在世界知识产权组织的全球创新指数2021和美国商会全球创新政策中心(GIPC)国际知识产权指数2021中排名第四。见WIPO Global Innovation Index 2021- https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2021.pdf;
Global Intellectual Property Centre (GIPC) International IP Index 2021-https://www.theglobalipcenter.com/report/ipindex2021/【6】“专利劫持”是指专利持有人在标准制定之前的定价动机与标准制定之后的定价动机之间的差异。【7】“反向劫持”指的是SEP实施者拒绝向SEP所有者支付特许权使用费,直到法院强制执行。但在实践中,很少明目张胆地全盘拒绝,而是使用各种拖延战术。
【8】2022年10月12日,英国知识产权局发布2021-2022创新与增长报告,全面阐述了英国知识产权局在支持英国创新生态系统、促进英国经济增长方面所发挥的作用。其中提及创造世界领先的知识产权环境,为创造者和创新者提供政策工具;创新是英国政府增长计划的核心,知识产权投资为英国经济的创新和生产力做出了重大贡献等。见Innovation and growth report 2021-22,https://www.gov.uk/government/publications/promoting-innovation-and-growth-the-ipo-at-work-2021-22/innovation-and-growth-report-2021-22#foreword,访问日期2022年10月16日。【9】专利的有效性、范围和是否是标准必要在当事双方产生纠纷之前各方并不清楚,所以有参与者建议引入独立第三方评估机构,对自我声明的专利组合中的专利有效性、特别是必要率(essentiality rate)即实际必要的SEP在所有SEP声明中的占比进行分析评估。虽然这样的措施本身肯定会提高SEP环境的透明度,但它们必然造成当事人成本增加而转嫁给消费者,也可能会导致一些许可效率低下。现实中,在客观上是否存在合适的、高效的、可被各方广泛接受的、关于专利稳定性和必要性的第三方检查方法、途径和机构是存疑的。
【10】参见秦乐:《引发广泛争议,英国公布标准必要专利征求意见》,载2022年10月18日中国信息通信研究院知识产权中心“知产与创新中心”公众号。【11】2014年11月20日华为诉中兴(Huawei v. ZTE)案(C-170/13)在欧盟范围内确立了对作出FRAND承诺的标准必要专利持有者在寻求禁令救济时是否构成滥用市场支配地位的司法认定的规则,明确了专利权人和实施人在许可协商过程中的具体义务,被大量后续案例沿用,具有里程碑意义。具体而言,权利人要先提出报价并说明其合理性、不能突击提出禁令救济,实施者不能拖延地回应权利人的报价、应承诺由第三方裁决分歧。步骤为:第一步由权利人启动,告知实施者其何种行为侵害了哪些专利;第二步是实施者表达其有意愿按FRAND条款达成许可;第三步是SEP权利人提供特定的、书面的、包含许可费及计算方式的报价;第四步是实施者勤勉回应该报价,赞成或提出论证程度相当的反报价;第五步是若双方经前述步骤后仍未能达成许可,实施者应提供适当担保,并表示愿意接受由第三方裁判许可纠纷。该规则或框架虽不是SEP许可谈判所必须的步骤,但该规则对于当事双方的具体谈判行为、过程和节奏,仍具有指导意义。【12】UKSC 2018/0214,英国最高法院Unwired Planet v华为案。【13】2020年8月26日,英国最高法院在Unwired Planet诉华为案和Conversant诉华为、中兴案宣布维持原判,两起SEP侵权诉讼案均以华为、中兴两家中国公司败诉告终。这是一份被称为“具有里程碑意义”的判决。英国最高法院认为,根据ETSI的知识产权政策,该标准组织的参与者达成了合同关系,这赋予英国法院管辖权以裁定此案涉案专利的全球许可费率。【14】 https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/intellectual- property/patents/standards_en【15】www.ec.europa.eu/docsroom/documents/20506/attachments/1/translations/en/renditions/ native,访问日期2022年3月12日。【16】2022年7月除德国法院在诺基亚与OPPO之间SEP案件中已颁发禁令外,此后在荷兰海牙地区法院在双方SEP争议中亦下达禁令。【17】参见仲春:《欧盟SEP新框架意见征集结束,多方提交意见反馈》,载2022年5月18日“知产财经”公众号。
【18】日本总务省. Beyond 5G推进战略(概要),2020.【19】2022年7月7日,德国曼海姆法院在诺基亚与OPPO之间的标准必要专利诉讼中,针对诺基亚EP2981103专利(4G/5G标准必要专利)的判决中同意颁发禁令判决;2022年8月5日,德国慕尼黑法院针对诺基亚的2件标准必要专利(EP2080193和EP3557917)的判决中同意颁发禁令,诺基亚在德国法院已取得4项禁令。【20】域外动态《苹果在与Optis的标准必要专利纠纷中败诉》,载2022年11月1日“武大知识产权与竞争法”微信公众号“知海竞渡”。【21】见中国保护知识产权网,http://ipr.mofcom.gov.cn/article/gjxw/jlhz/zljlhz/202207/1972136.html,访问日期2022年10月20日。【22】中国汽车工程学会知识产权分会、IMT-2020(5G)推进组、汽车标准必要专利工作组2022年9月13日联合发布《汽车行业标准必要专利许可指引(2022版)》,https://baijiahao.baidu.com/s?id=1743928745965804193&wfr=spider&for=pc,访问日期2022年10月22日。
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作者:姚兵兵
编辑:Sharon
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